Por Paula Neves

 Em decisão recente do STJ concluiu-se que a boa-fé no registro da marca perante o INPI é fator essencial para que se prospere a solicitação e consequente concessão da marca.

O julgado (REsp 1.766.773) se deu no caso em que um ex-funcionário de empresa estrangeira do ramo de adesivos tentou registrar, no Brasil, a marca sob o mesmo nominal daquela, mas que já estava em vigor fora do país. Esta marca no Brasil, por sua vez, não era tão conhecida como talvez o fosse em seu país de origem e, também, já possuía um registro caducado para a concessão do uso da marca.

Em suma, o desfecho desse caso deu-se no sentido de anular os registros do solicitante no Brasil, visto que estava de má-fé, sabendo da existência da marca em pleno vigor fora do país, mas querendo aproveitar-se do seu nome no mercado brasileiro.

Diante deste caso, alguns fatores para os empresários que buscam registrar as suas marcas ficam evidenciados e devem ser focos de atenção, como será explicado a seguir.

A baixa notoriedade da marca no exterior não é mais suficiente para a tentativa de registro como original no Brasil. Ainda, se for reconhecido que o solicitante de registro conhecia a marca anteriormente, poderá configurar-se má-fé deste. Assim, a solicitação ou o registro será cancelado ou lhe será proibido o uso da marca, sem prejuízo de outras ações judiciais em que poderá ocupar o polo passivo.

Para o Relator, “o reconhecimento do alto renome de uma determinada marca implica proteção especial em todas as categorias de produtos, mas isso não significa que as marcas que não sejam reconhecidas como tal não estejam minimamente protegidas. Como exemplo, merece ser lembrado o direito de prioridade previsto no art. 127 da Lei nº 9.279/1996.”

A possibilidade da reprodução de uma marca já ativa, sendo ela notória, de alto renome ou não, poderá trazer à discussão a pauta de concorrência desleal que, para além das consequências dispostas na nossa legislação pátria, existem acordos internacionais que conferem proteção adicional às marcas registradas inicialmente fora do Brasil contra esse tipo de prática.

Diante do caso narrado, é recomendado ao solicitante da marca ter bastante atenção e cuidado ao solicitar o seu registro. Ainda que não esteja de má-fé, como o caso do julgado acima, sob risco de ter-se indeferido o pedido de registro com base nos artigos 124 e 127, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), que tratam sobre circunstâncias que, impedem desde o início, o registro da marca e sobre a prioridade de registro.

Antes de fazer o registro é importante realizar uma análise de viabilidade de todos os elementos que compõem a marca em questão para, assim verificar as chances de êxito, evitando desgaste e gastos desnecessários, simplificando todo o procedimento.

Fonte: REsp 1.766.773 – www.stj.jus.br