Por Paula Neves

Algumas nuances devem ser observadas antes de se responder a essa pergunta. A primeira delas é que a sua marca, se possui um baixo poder distintivo, deverá coexistir com outras que compartilham o nome, ou seja, se concedido algum registro, este não será em caráter exclusivo.

Em recente decisão do STJ, prolatada em novembro do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça confirmou que marcas dotadas de pequeno poder distintivo, que são compostas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, “podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. ”

Ao apresentar o seu voto, o relator do Recurso Especial nº 1339817, o Ministro Raul Araújo evocou o Art. 124, incisos VI e VIII da Lei de Propriedade Industrial, explicando que “vocábulos genéricos, de uso comum, e que designam produtos ou serviços inseridos do segmento de atuação da sociedade, bem como as cores e suas denominações, exceto se combinadas de modo peculiar e distintivo, não são registráveis como marca”.

Mas o que isso quer dizer?

Esse posicionamento, na verdade, não é inovação no universo das decisões sobre Propriedade Industrial prolatadas pelo Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Sidnei Beneti explicou, em decisão pretérita à citada anteriormente (qual seja, a Recurso Especial nº1039011), que palavras, termos ou expressões comumente utilizadas, sejam em conjunto ou de forma isolada, não podem ser apropriadas com exclusividade por ninguém que tente o seu registro, já que são corriqueiras e não possuem originalidade. E, quando o INPI concede o registro da marca a uma pessoa ou empresa, ele vem com a denominação de “Concedida sem exclusividade de uso dos elementos nominativos”.

Ou seja, se uma pessoa ou empresa deseja fazer o registro de sua marca que possui algum termo de uso corriqueiro ou comum, ela até poderá ser concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, porém, considerando o seu caráter de ser de uso comum, a concessão do registro poderá ser dada sem exclusividade dos elementos que compõem a marca.

E quais são os problemas que poderiam surgir do registro de marcas com denominações semelhantes?

Em primeiro lugar, por uma análise da jurisprudência do STJ, três são os requisitos para se impedir o registro de uma marca, quais sejam: (i) imitação ou reprodução integral ou parcial de uma marca; (ii) afinidade entre os produtos e (iii) possibilidade de se confundir, causar dúvida ou induzir o consumidor a erro.

Considerando o dito acima, o cuidado com o consumidor e sua proteção no Brasil é primordial, assim, os indeferimentos de registros de marcas com denominações semelhantes tem o objetivo de proteger o consumidor que não pode ser induzido ao erro ao comprar ou contratar um serviço denominado. Isto ocorrendo, haverá violação da Lei de Propriedade Industrial, e as respectivas e proporcionais penalidades serão aplicadas a cada caso.

Por outro lado, se a marca possui um grande renome, lhe é assegurado por lei uma proteção especial (Artigo 125, LPI), considerando que essas marcas já detém uma boa reputação e um grande reconhecimento pelos consumidores no mercado que atua. Porém, ainda assim há um procedimento a ser seguido para que, caso ainda não tenha sido feito o registro de marca, a regularização de propriedade da marca e sua concessão sejam efetivadas: deve ser feito um pedido de reconhecimento do alto renome perante o INPI que é realizado por uma petição protocolada junto ao processo já iniciado no INPI da marca requerida em questão.

Por fim, respondendo à questão do título deste informativo, quanto ao registro de marca de nome comum: a resposta é sim, porém, se concedido o registro da marca que possui termos usuais e corriqueiros, ela será concedida sem caráter de exclusividade,apenas para formalidades perante o INPI. Isso quer dizer que aquela marca não será sua para poder dispor da forma que bem quiser (licenciar, vender, etc), pois outras pessoas poderão também utilizar do mesmo nome/expressão, sem dever a outros, royalties ou qualquer outra contraprestação a ser paga a título de uso de marca alheia.

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