Por: Walace J. M. Felix
A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou que a ação de nulidade de registro de marca é imprescritível somente quando há notoriedade da marca e má-fé do registrador. Esse julgamento ressalta a importância de se considerar o comportamento das partes envolvidas ao avaliar a aplicabilidade da imprescritibilidade. No caso em questão, a Speedo Internacional buscou a nulidade dos registros da marca Speedo concedeu a empresas ligadas a um ex-atleta brasileiro, mas a alegação de má-fé não foi suficiente para sustentar a imprescritibilidade, uma vez que a notoriedade da marca não O Brasil não foi comprovado na época do registro contestado.
Os ministros do STJ negaram o pedido da Speedo Internacional para que fosse decretada a nulidade ou a adjudicação dos registros da marca Speedo concedidos desde 1980 pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a empresas associadas à ex-atleta. A corte atualmente entendeu que a conduta da Speedo Internacional foi contraditória, já que, por 30 anos, manteve acordos comerciais que incluíam o pagamento de royalties às empresas brasileiras. A decisão do STJ se baseou na avaliação de que a má-fé alegada não teve impacto durante o período em que as partes mantiveram uma relação comercial harmoniosa.
O relator do recurso, ministro Raul Araújo, explicou que, apesar do artigo 174 da Lei 9.279/1996 estabelecer um prazo de cinco anos para a prescrição da ação de nulidade, a Convenção da União de Paris (CUP) permite abordagens quando há má -fé e notoriedade da marca. No entanto, o relator relatou que, na época do registro pelo atleta, a marca Speedo não gozava de notoriedade no Brasil. Além disso, a má-fé alegada não teve efeito sobre o período em que as partes mantiveram acordos comerciais.
A decisão final do STJ restabeleceu a sentença que determinou a não renovação do registro pela empresa brasileira, permitindo que a marca Speedo retorne aos seus verdadeiros proprietários, desde que cumpram os requisitos legais para a obtenção dos registros. A corte decidiu que a adjudicação da marca, com efeitos retroativos, seria conveniente, permitindo a necessidade de uma transição ordenada e respeitosa com relação aos acordos comerciais estabelecidos ao longo dos anos. Essa abordagem busca garantir uma solução justa, equilibrando a proteção dos direitos de marca com a realidade comercial existente.
O JCM Advogados Associados permanece atento a todas as novidades e decisões para mantê-los sempre atualizados e permanecemos à disposição para solucionar suas dúvidas sobre o tema.
Para saber mais acesse: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/04092024-Acao-de-nulidade-do-registro-no-INPI-so-e-imprescritivel-quando-ha-notoriedade-da-marca-e-ma-fe-do-registrador.aspx
